近日，陝西省高級人民法院公佈一起商標典型案例，引發廣泛關注，該案是全國首例判决惡意搶注商標的受讓人承擔不正當競爭的民事案件。 針對市場上頻繁出現了惡意注册和囤積商標的現象，且迎來第24個世界知識產權日，本所律師即結合該案例對商標佈局的事前防範和事後補救展開分析並給出針對性建議。
一、案情概要
本案原告南京某公司於2006年登記了“某貝”企業字型大小經營機動車駕駛培訓等項目，並於2012年至2014年間，陸續注册、上線了“某貝駕考”經營網站及多款名為“某貝”或“某貝駕考”的手機軟體，網站訪客、手機軟體下載量累計分別達2.38億、2億餘次，在行業內具有較高知名度。
2014年，大量囤積商標的案外人上海某公司對“某貝”商標進行惡意搶注，給南京某公司的經營規劃帶來了巨大隱患。
2021年，西安某科技公司在短期經營並下架一款駕考軟件後，從上海某公司處受讓了“某貝”商標及“某貝駕考寶典”應用軟體，並授權所持股的西安某公司獨佔許可使用。 西安某公司隨即上線了與南京某公司同名的“某貝駕考”手機軟體。
當年4月，西安某公司反向在多個手機應用商店投訴南京某公司侵犯其注冊商標權益，請求平臺下架，並發函提出欲收購南京某公司股權，嚴重干擾了其正常經營。
2021年5月，南京某公司向一審法院起訴請求判决西安某科技公司、西安某公司停止使用“某貝”“某貝駕考”等標識的不正當競爭行為，消除不良影響，連帶賠償損失及維權合理開支50萬元。
二、針對商標佈局的事前防範措施
企業做品牌規劃時不應忽略知識產權佈局，商標註冊時應進行周全的商標檢索和商標註冊規劃，分開商標要素注册、防禦性商標註冊，减少組合商標註冊。 本文所指商標搶注，更多是指在商標使用人前將其未注册的商標或已注册的商標進行搶先注册的行為，儘管我國《商標法》規定不以使用為目的的惡意商標註冊申請應予以駁回，但現時商標搶注行為仍然存在。 這類情况出現的根源主要有以下幾點：
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商標註冊原則及申請在先原則
商標權作為知識產權非自然享有，系由國家依法賦予，包括我國在內大多數國家採用注册原則和申請在先原則對商標權進行保護，即誰先申請並通過審查注册誰享有商標權。 而因審查期限和申請成本，部分品牌初創為節省成本不予注册或僅注册組合商標，埋下隱患。
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商標的地域性保護原則
因知識產權系國家依法賦予，因主權和領土之限，其天然具有地域性，在缺乏國際條約的情况下，本國知識產權境外不受認可。
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商標分類保護規則
為便於管理但不損合理競爭，現代商標法發展出了以產品、服務進行分類（class），對商標分類管理並賦予保護的規則。 現時國際上採用尼斯分類，共45大類約502小類（據不同國家法律微調），如僅注册在食品分類下的商標便不會在汽車分類下受到保護。
單一商標註冊的任務與商標知識產權整體的佈局是術與道的關係。 站在商標註冊角度，企業需事前進行周全的商標檢索和商標註冊規劃，建議考慮分開商標註冊、防禦性商標註冊。
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周全的商標檢索
商標檢索即商標査詢，是査詢申請註冊的商標有無與在先權利商標相同或近似，確保商標註冊能够進行，不會導致申請被駁回或將來導致混同侵權。 由於商標申請最重要的是確保商標的顯著性、商業性和專有性，結合海外佈局，本所律師建議商標檢索應同時考慮潜在的海外市場的商標檢索，並將潜在海外市場的國情、文化、語言、宗教等納入考慮中，必要時委託境外機構進行處理。
以2023年瑞幸咖啡商標泰國搶注事件為例，通過公開査詢看到，瑞幸咖啡在中國國內的商標註冊無疑是極為周全的，根據査詢顯示僅僅瑞幸咖啡（中國）有限公司作為其架構中的一家公司便在2018年就申請了311個商標，在2019年就申請了733個商標。 但瑞幸咖啡在2017年品牌初創時就已經開始使用的標誌性鹿頭商標，在2017至2019年間申請的均為組合商標，且顯然瑞星咖啡在對境外市場的競品缺乏一定的監控——泰國瑞幸在2019年搶注鹿頭商標，2021年瑞幸咖啡才發現，2022年8月才發佈官方聲明應對。 規劃海外業務時，瑞幸咖啡未提前佈局或未有效應對泰國的商標搶注直接引致了其後續的不利地位。
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分開注冊商標
品牌初設，往往企業為節省成本，選擇整體注册圖形文字為一個商標。 本所律師建議將組合商標中的各要素單獨注册為商標。 例如：圖形、漢字、英文作為三個商標分別注册。 分開注册即使某個元素注册的商標被駁回，其他元素注册的商標依然有通過的可能。 此外，如將來組合商標中圖形、文字等元素變化修改，商標權利人必然要重新注册。 而且文字商標本身受語言限制，天然具有一定的地域性限制。
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防禦性商標註冊
防禦性商標是不以注册後立即使用為重點，而是以防禦或備未來使用為目的進行的商標註冊，如上文所述，由於商標在相應產品或服務類別下注册後才可獲得相應保護，比較典型的防禦性商標是在現時企業主營業務外的商品或服務上注冊商標。
以保存為目的之防禦性注册很容易理解，即儘管現時未進入特定領域，但在考慮到將來大概率品牌將進入該領域而對該領域產品服務先行注冊商標。 例如一些製造型企業主要專注於硬體開發，但將來很大可能進入軟體設計、手機app等領域，那麼本所律師都建議在商標註冊時考慮第9類電子電腦及其外部設備，第42類下電腦程式設計及相關服務。
某種意義上這也是一種搶注行為，而儘管我國不像一些國家或地區（例如澳大利亞、馬來西亞、中國香港等）存在防禦性商標註冊制度，但不可否認其中存在的商業邏輯與價值。
企業品牌初創往往僅僅在主營業務上注冊商標。 但綜合考慮成本、風險，本所律師仍建議防禦性注册。 如果能够通過，不論是以保存為目的，還是以防守為目的的防禦性注册，其價值是巨大的。
三、針對商標搶注的事後補救措施
由於品牌初創往往疏於知識產權佈局，便為搶注帶來可乘之機。 本所律師認為，針對商標搶注，企業可以採取以下幾種補救措施：
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商標抗告和撤銷申請
商標已經被搶注，但搶注者的申請尚未獲得商標註冊證的，可以通過對搶注者申請提起抗告的方法進行補救。 在公告期的三個月的時間裏，向國家商標局提起商標抗告； 如被搶注商標已經過了公告期，也可以向國家工商行政總局商標評審委員會提起撤銷申請。 如果被搶注商標已經注册三年以上了，並且在注册後長期沒有進行使用，可以以”連續三年停止使用“為由向商標局提出撤訴申請。但需注意，《商標法》對撤銷申請有五年的限制期規定，即如果某商標獲得註冊時間超過五年的，就不可以以被搶注為由進行撤銷。
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民事訴訟
企業可以基於不正當競爭角度向商標惡意搶注人和持有人提起民事訴訟，要求停止侵權行為、賠償損失等。 訴訟中需要集中證明商標的在先使用情况、搶注方的惡意及由此給原告帶來的實際損害。
我國《商標法》第五十九條第三款僅規定：“商標註冊人申請商標註冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先於商標註冊人使用與注冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。”
除此之外，現行法律中並未對惡意搶注他人在先未注冊商標的行為規定相應的侵權責任或不正當競爭民事責任，更沒有對惡意搶注商標的受讓人如何承擔民事責任作出規定。
本案中，原告起訴的並非惡意搶注行為的始作俑者上海某公司，而是正在使用涉案注冊商標的西安某科技公司和西安某公司。 針對“受讓人惡意搶注商標第一案”，二審法院重點審查了受讓人是否明知在先商標以及商標被搶注的事實，是否具有攀附商譽的惡意，是否造成了實際混淆等焦點問題，從而較好平衡了在先具有一定影響力商標的權益人保護要求與善意受讓者的合法利益保護需求，未注册商標保護與注冊商標制度之間的關係，突出了受讓人“明知”“惡意”的要件。
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協商解决
在某些情况下，與搶注人進行協商也是一種可行的解決方案。 通過談判可能達成商標轉讓或共存協定，這可以節省時間和訴訟費用，並可避免在長期法律糾紛中投入過多的維權成本。
四、總結
綜合考慮，無論是預防措施還是事後補救，對企業來說，製定一套全面的商標保護策略至關重要。 商標全流程保護是一個涵蓋註冊申請、行政手段、管理、維權、爭議解决的完整體系，企業需要在商標的注册、運用和權利維護的每一個環節制訂周密的策略。 這不僅包括主動的商標佈局和風險預防，更應涵蓋對潜在威脅的快速應對能力。 此外，通過提升商標與品牌的知名度，構建其獨特的市場地位，可以有效降低商標被搶注的風險，從而加强品牌保護。 在應對商標搶注的問題時，企業不應局限於法律手段，更應通過戰略性規劃與市場動作來增强其競爭力和影響力。 除商標保護外，還需關注著作權、外觀設計、實用新型等專利，需要根據各品牌的產品特點、品牌產業規劃具體研究。
