文：上海君倫律師事務所
不同於著作權的自動取得，專利申請採取的是先申請原則，以向社會公開技術為條件，經申請並審查後依法定程式授予才能取得的權利，因此申請日的確定、申請文件的準備、申請過程中的對審查意見的答覆都很重要。而一項專利申請要獲得授予，必須同時符合形式要件與實質要件，不同類型的專利也有不同的實質條件要求。儘管實用新型和外觀設計不進行實質性審查，但初審階段還是可能會因為不具備實質授予條件而被駁回。
一、發明、實用新型專利授予的實質條件
《專利法》第二條第一款 授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。
（一）
發明、實用新型專利之新穎性
1.新穎性的要求
新穎性，指的是申請的發明/實用新型不屬於“現有技術”，也不存在“抵觸申請”。
《專利法》第二條第二款 新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利檔中。
“現有技術”與“申請在前、公佈在後的專利檔”（以下合稱“對比檔”）可以用來評價專利申請的新穎性。
“現有技術”，是指在專利申請日之前能夠被國內外公眾所知的技術。書面、使用、公開演講授課等行為都有可能會導致技術被公開、喪失新穎性。“公開”的認定標準，並不受獲悉人數的影響，將專利技術公開在一小眾網站上，即使閱讀量為0，但該網站是能夠被公眾打開的，即視為能夠被公眾“所知”。
“申請在前、公佈在後的專利文件”，是申請日在新專利申請日之前，但公佈於新專利申請日之後的專利檔。如果“申請在前、公佈在後的專利檔”與專利申請的技術方案實質性相同，則該檔是專利申請的“抵觸申請”。
A、B、C的技術方案相同或實質相同之情況下，B是A的現有設計，C是A的抵觸申請
2.判斷方法
在判斷新穎性時，應遵循“單獨對比”原則，即，應當將權利要求書中每一項權利要求與一份對比檔進行比較，不能與幾份對比檔結合進行比較，也不能與一份技術檔中的兩個技術方案結合進行比較。
經比較，若二者的技術領域、所解決的技術問題、採用的技術手段、預期解決的技術問題均實質上相同，則該技術檔屬於“現有技術”或“抵觸申請”，破壞了新專利申請的新穎性。
（二）發明、實用新型專利之創造性
1.創造性的要求
《專利法》第二條第三款的創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。
發明與實用新型專利對於創造性的要求是不同的。對於發明而言，創造性指的是與現有技術相比具有突出的實質性特點和顯著進步。對於實用新型而言，創造性指的是與現有技術相比具有實質性特點和進步。
新穎性要求的是不存在實質相同的設計方案，而創造性要求的是與現有技術相比是否有進步。如果一項技術是新的，但是本領域普通技術人員都能夠輕鬆想到的，那麼提出這項技術方案就不需要太多的創造性勞動，其就不應該受到專利法的保護。這種情形下，該技術有新穎性，但是沒有創造性，也將不能夠被授予。
2.判斷方法
在進行創造性的判斷時，一般遵循“三步法”。
首先，要確定最接近的現有技術，該現有技術與專利技術方案的技術領域、技術方案最相近。其次，將專利技術方案與最接近現有技術進行比較，結合專利技術方案實質要解決的技術問題，得出“區別技術特徵”。最後以“本領域普通技術人員”的視角與判斷標準，判斷該“區別技術特徵”是否是顯而易見的。
“本領域普通技術人員”是一個假想的人，他應當知道專利申請日之前該領域所有現有技術，並且具有應用該日期之前常規實驗手段的能力，但他不具有創造能力。
區別于新穎性的“單獨對比原則”，在進行創造性判斷的時候可以將多個技術檔相結合，如果是現有技術的簡單結合，則不符合創造性的要求。
（三）發明、實用新型專利之實用性
《專利法》第二條第三款的實用性，是指該發明或者實用新型能夠製造或者使用，並且能夠產生積極效果。
實用性指的是發明或使用新型能夠在產業上製造或使用，並能夠產生積極效果。如果技術方案不能夠投入實際應用並解決實際問題，那麼對該技術的保護就沒有意義。實用性的具體要求為能夠通過產業中的標準化模式被穩定地再現，即該技術領域普通技術人員能夠通過說明書描述的技術內容，穩定地重複實施技術方案並達到相同的實施效果。違背自然規律的設計，如“永動機”顯然無法達到上述標準。
二、外觀設計專利授予的實質條件
（一）外觀設計之新穎性
第二十三條第一款 授予專利權的外觀設計，應當不屬於現有設計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公告的專利文件中。
外觀設計的新穎性之要求與發明、實用新型相同，指的是不屬於“現有設計”也不存在“抵觸申請”。在同一或相似的技術領域，如果一項外觀設計的全部設計要素，包括形狀、圖案以及色彩，與現有設計的相應設計要素相同，則兩者相同。如果一項外觀設計與現有技術的區別在於一般消費者施以一般注意力不能夠察覺到的局部細微差異，或者該差異在購買或使用時不易看到，則兩者屬於實質性相同。
（二）外觀設計之區別性
《專利法》第二十三條第二款 授予專利權的外觀設計與現有設計或者現有設計特徵的組合相比，應當具有明顯區別。
2008年修訂《專利法》時，對第二十三條外觀設計授予的實質條件作出了修改。修改前，僅要求外觀設計與現有技術不相同或不近似，這種判斷標準門檻較低，導致實踐中很多人將幾件現有設計組合提出申請，或者直接用“轉用”方式提出申請。“轉用”指的是將一種產品的外觀設計應用於其他種類的產品。比如，將汽車同比例製作成汽車模型，因汽車與汽車模型屬於不同亦不相似之領域，因此同造型的汽車並不會影響汽車模型的新穎性。
2008年《專利法》修改時，借鑒了歐盟《外觀設計保護指令》，歐盟要求外觀設計受保護的首要條件是具備“新穎性”和“獨特特徵”。《專利法》第二十三條第二款增設了要求外觀設計與現有技術或現有設計特徵組合相比，具有明顯區別。
（三）不與他人在先合法權利相衝突
《專利法》第二十三條第三款 授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相衝突。
由於外觀設計指的是對產品形狀或圖案富有美感的設計，因此申請人很容易將美術作品附著於產品上獲得外觀設計專利的授予。為了避免此情況發生，《專利法》要求外觀設計不與他人在先合法權利相衝突。這裡的在先合法權利主要指的是著作權、商標權、肖像權等。
鑒於專利申請中嚴格的實質條件的審查，技術所有人在申請專利時，應預先判斷擬申請的技術方案是否符合擬申請專利類型授予的實質條件，按照實質條件的審查標準準備、編寫申請權利要求的保護範圍，避免提交申請後因不符合實質條件而被駁回，增加時間成本和經濟成本。
